Newsletter (2024年11月) │ SEP 欧州統一特許裁判所
UPCマンハイム地方部が、12月6日の予定を繰り上げてUPC初のFRAND差止判決を11月22日に言渡しました。
裁判所は、OPPO Find X5 Proなどの4G対応スマートフォンやスマートウォッチの販売差止とともに、OPPOに25万ユーロの仮の損害賠償金の支払いを命じました。そしてHuawei v. ZTE事件欧州司法裁判所判決の解釈を詳細に示すとともに、UPCと英国裁判所との関係や欧州委員会のアミカス・キュリエブリーフの内容にも言及しています。
注目すべき点は、マンハイム地方部がFRAND抗弁の判断において欧州委員会(EC)によるアミカス・キュリエ・ブリーフが要求した権利者の負担を否定し、Huawei v. ZTE事件欧州司法裁判所判決が示した交渉フレームワークについて異なる解釈を示したことです。裁判体を構成する3名の裁判官のうち2名はドイツ、1名はオランダの裁判官であることから、予想されていたとおり、ミュンヘン地裁ほかドイツ国内裁判所の判断に親和的な判決であるといえます。
また、Oppoが実際の実施状況を頑なに開示せず、IDCデータのみに基づいて自らが妥当と考えるグローバルレートを主張した交渉態度はFRANDではないと断じています。
以下では、公開されている判決書(https://www.unified-patent-court.org/en/node/1267)の一部(Section 236: FRAND-Widerklage以下)の抄訳を掲載させていただきます。
【抄訳)
FRAND(公正、合理的、かつ非差別的)抗弁
- 被告によるFRAND抗弁は適法ではあるものの、理由がないとして棄却されるべきである。
統一特許裁判所(EPG)の管轄権について
- 被告が答弁書で主張した、FRANDライセンスの決定を求める抗弁について、EPGには管轄権が認められる。この管轄権は統一特許裁判所協定(EPGÜ)第32条第1項(a)に基づく。同条により、裁判所は特許の侵害(実際または予想される)および関連する答弁に関する訴訟、ライセンスに関連する抗弁を含む案件について専属管轄権を有する。これには、既存の特許ライセンスに関する紛争だけでなく、ライセンス締結を目的とする訴訟も含まれる。
- 被告が本件で主張している請求が、契約法に基づくだけでなく、原告によるETSI-FRAND宣言に基づき、さらに欧州競争法(EU競争法)から派生しているという事実は、これに影響を与えない。というのも、EPGは締約加盟国の共通の裁判所であり、したがって締約加盟国の各国裁判所と同様にEU法に基づく義務を負う(EPG協定第1条)。裁判所はEU法を完全に適用し、その優越性を尊重し(EPG協定第20条)、これを根拠に判決を下す(EPG協定第24条第1項(a))。この中には、強制的に適用されるEU競争法、特に欧州連合機能条約(AEUV)第102条も含まれる。
- 被告は本件においてFRANDライセンスの請求を、ETSI-FRAND宣言に基づく契約法的根拠と、AEUV第102条の双方に基づいて主張している。仮にこれが、侵害者が標準必須特許(SEP)保有者に対してFRANDライセンスを拒否することで市場における支配的地位の濫用を中止するよう求める「欧州連合の機能に関する条約」(TFEU)第102条に基づく主張であると仮定したとしても、これはEPGの管轄権には影響を与えない。
問題の本質は、その主張が、国家によって付与された独占権、付与された特許、およびそこから派生する権限、差止請求権、さらに将来に向けた撤去および破棄の請求に対して向けられていることである。そして、特許法に基づく権限の行使に対して、競争法上の理由から履行請求権が存在することを、一般的に認められた信義誠実の法原則を引用して主張している点にある。EPGの契約加盟国は、EPGが設立され、国内の司法権限の移譲が行われた際、この関連性を認識していた。特許法と競争法の関連性は、特許の本質に内在するものであり、切り離すことのできない関係である。欧州法に基づく加盟国の結びつき、ひいてはEPGの結びつきにより、協定の正確な解釈に基づけば、EPGに与えられた任務は、特許紛争を扱う際に国内裁判所に課せられた任務と同じである。このような場合、特許法およびそれに関連するカルテル法の問題については、特許法の排他的権利としての性質により、国内裁判所が判断する。これは、ドイツやオランダなどの国内裁判所で、国内特許訴訟の法廷がカルテル法の側面についても定期的に判断している事実からも明らかである。また、ドイツでは、SEP訴訟は形式的には連邦最高裁判所のカルテル法部門によって判断されているが、特許法に関する専門知識を提供するために、特許法部門のメンバーが常にSEP訴訟について報告するために任命されている。したがって、国内手続きにおいて、競争法を正式に担当する裁判部が、裁判所長官が策定した業務分配計画の該当規定に基づき、SEP案件について決定したという事実を引用しても、この問題においては実質的な意味を持たない。
- したがって、ワテレット法務官は、欧州法上の義務の観点から、侵害の疑いのある者が裁判所または仲裁裁判所に対してFRAND条件の設定を求めた場合、その者が責任を問われることはないと、Huawei v. ZTE事件(C-170/13)における意見で既に述べている(メルキオール・ワテレット法務官の意見、2014年11月20日付、案件C-170/13、第93項:「交渉が行われないか、または交渉が結果を生まない場合、特許侵害の疑いのある者が裁判所または仲裁裁判所に当該条件の決定を求めた場合、その行為は、遅延的または不誠実であるとは見なされない」)。本協定は、EPGに司法権を移譲するにあたり、欧州法の要件に反して、加盟国の国内裁判所を置き換えることになる加盟国の共通裁判所の管轄権を制限し、特許法上の問題とカルテル法上の問題について統一的な判断を下すことを妨げる意図があったことを示すものではない。FRAND条件でのライセンス付与を求める競争法上の主張が、問題となっている特許請求に対する抗弁として提起できるのであれば、それに基づく抗弁を統一特許裁判所協定(EPGÜ)第32条第1項(a)に定める抗弁として扱わない理由はない。
- この点に関して、EPGはすでに単一効を有する欧州特許に起因するSEP紛争について排他的管轄権を有していることにも留意すべきである。移行規定が終了した後、EPGÜ第83条に基づき、オプトアウトの対象とならない欧州バンドル特許についても同様である。したがって、これらのケースでは、国内裁判所には管轄権がない。例えば、FRANDライセンスに関するカルテル法上の主張が国内裁判所でなされ、カルテル法審査の前提として特許法上の問題が生じた場合、例えば、訴訟対象特許が実際に標準規格に不可欠であり、そのために標準必須性に基づく独占的地位が存在するかどうかといった問題が生じた場合、この問題はEPGによって解決されなければならない。しかし、差止命令の許可を決定する際、EPGはそのカルテル法に基づく制約についても判断しなければならないため、特許法とカルテル法の不可分性が明らかになる。特許権者がEPGに対して限定的な差止命令を申請した場合も同様であり、その場合、特許権者は無制限の差止命令に対する制限的条件として、裁判所が決定したFRANDライセンス契約の実施に必要な協力を拒否することを条件に、差止命令の執行を求めることになる。
被告の抗弁に根拠がないこと
- 被告の請求は、提出された形式では根拠がないものである。
- 主たる請求は棄却されるべきである。なぜなら、原告は裁判所によって、被告のFRAND違反の申し出([…]、附属書VB-FC 14に基づく)を受け入れるよう義務付けられることはないからである。前述の通り、契約締結の申し出において、被告が提示した一括ライセンス料は、被告自身の利用行為に基づいて算出されていないため、欧州司法裁判所の判例におけるFRAND基準に適合していない。被告は実際の使用状況を頑なに開示せず、原告が疑義を呈しているIDCデータのみに基づいて、自らが妥当と考えるグローバルな一括ライセンス料を算出している。これは前述の通り、不十分である。
- 同様の理由により、補助的請求I.2も棄却されるべきであった。この請求では、逆に原告に対して被告に同様の申し出を行うことが求められるはずだった。
- 追加の補助的請求I.3も棄却されるべきである。この請求は、原告に対して、別紙VB-FC16に従った内容のライセンス契約の申し出を行うよう命じることを目的としている。原告は、欧州特許条約(EPÜ)加盟国である日本および米国における使用行為に対して提示された一括ライセンス料が、IDCデータのみを基に算出され、原告自身の開示した使用行為は使用されていないという理由から、その義務を負わない。さらに、別の裁判所、ここでは北京知的財産裁判所によって決定を下すことは商慣習に沿わない([…])。これにより、契約の主要なポイントが依然として未決定であり、また両当事者は、グローバルなFRAND料金決定による包括的な紛争解決のみが商慣習に適合するとして、最終的に一致している。また、被告側は、特定のグローバル地域のみに対するライセンス料率の部分的決定を正当化できるような主張も提示していない。単に、それぞれのサブマーケットに対する裁判所のより大きな地域的近接性を参照するだけでは不十分である。代替案として提起されたさらなる要求も、IDCデータに基づく計算に問題がある。
- 被告が請求グループIの要請に代わるものとして、請求グループII.1において、EPÜ締約国の領域におけるライセンス請求およびその金額に関する判断を求めている場合、その要請は、EPÜ領域に限定された規定がFRAND基準に適合しないという理由で却下されるべきである(前述参照)。
- 被告が補助的請求II.2でさらに要求しているように、「FRAND義務の存在を条件として」、EPÜ締約国に限定された一括ライセンス料を支払うよう被告に義務付けるという要求については、請求II.1と同様の理由で棄却されるべきである。
- 請求II.3の補助的請求は、裁判所が決定した条件でFRANDライセンスを実現するために原告に全面的な協力を命じるものであり、その内容が不確定であるため、執行不可能な請求として認められない。
- 追加の補助的請求グループIIIは認められない。なぜなら、被告は求められている抽象的な確認に対して法的利益を有していないからである。被告自身は、FRANDライセンスを受ける権利があると主張しているが、これを適切な請求グループで主張するべきであったにもかかわらず、それができなかった。被告は、前述の通り、欧州司法裁判所の判例法の要件に従った行動をまだ取っていないため、本件請求で求められているようなさらなる抽象的な確認について、法的保護を求める正当な利益を有していない。したがって、ここでは、裁判所による具体的なFRANDライセンス料の決定が、実施者によるFRAND抗弁がなくても考慮されるべきかどうかは明確にする必要はない。例えば、両当事者がそれぞれFRAND範囲内の(対抗)提案を行い、その後、欧州司法裁判所が考慮したように、残された差異を第三者によって解決することに合意できない場合においては、裁判所がその決定を下すことが適切であるかもしれない(欧州司法裁判所、前述、段落68参照)。さらに、請求III.1(e)は、両当事者が一貫してグローバルライセンスのみが両者の紛争を最終的に解決すると最近主張しているにもかかわらず、原告が欧州特許の領域に限定した提案を行うよう命じられる点で問題がある。
- 2023年12月22日の抗弁において対象となった、さらに別の補助的に主張された請求は、補助的請求グループIII.1と同様の理由で却下されるべきである。これらの請求は、単なる確認を求めるものである(請求(i)、(iii)、(vi)、(vii)、(viii)、(ix))か、請求が曖昧すぎる(請求(ii)、(v))か、あるいは抗弁理由に従って、EP地域のみに関連するものである(請求(ii)、(iv)、(v)、(x))。これは、被告が裁判所の明確な指示を受けて初めてグローバルライセンス制度に切り替えたためである。
FRAND抗弁における原告の請求
- 「抗弁の文脈における」原告の請求は、被告の抗弁が却下されないこと、および被告が紛争対象の原告との交渉において、ライセンスを希望する契約当事者として行動することを条件としていた。この訴訟手続き上の条件は満たされていない。
本訴訟における紛争の対象金額
- 審判機関は、訴訟手続き規則第333条に基づき、報告裁判官の命令に対する審査請求を処理した結果、係争額を[…]に決定した。口頭弁論中、当事者は[…]の額が妥当であると考えた。口頭審理において、当事者は[…]の金額が妥当であるとみなした。しかし、FRAND抗弁の文脈における原告の請求は、妥当であるとみなされる[…]の定額ライセンスを強制することを目的としているのに対し、被告は[…]のみを支払うことを目的としており、原告が要求する追加金額の支払義務を回避しようとしていることに留意すべきである。両当事者は、FRAND抗弁における相互の請求を提出することで、包括的なライセンス紛争の決定を求めていたため、係争中の特許権のみを基に係争額を決定することはできなかった。したがって、係争額として[…]のみが決定された。
決定
A.
I. 被告が欧州特許第2 568 724 B1号を侵害したことが確認される。
II. 被告らは、以下の行為を中止し、差し控えるよう命じられる。
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- 無線通信機器同一の[システム帯域幅]の両端に割り当てられた制御チャンネルと、その制御チャンネル間の伝送帯域幅、または周波数ホッピングを使用した狭帯域の 周波数ホッピングによる狭帯域の基準信号を送信する無線通信装置であって、基準信号を周波数資源に割り当てるように構成された割当ユニットと、割り当てられた基準信号を送信するように構成された送信ユニットとを備え、割当ユニットは、割り当てられた基準信号ごとに異なる周波数資源に基準信号を割り当てるように構成されていることを特徴とする。
これらを、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、オランダ王国、スウェーデン王国において、提供、販売、使用、またはそれらの目的のための輸入もしくは所持すること。
それらの装置において、伝送帯域幅は所定のシステム帯域幅内で変動し、割当単位は基準信号を、伝送帯域幅の変動に関わらず一定の狭帯域幅を有する周波数資源として割り当てる。ここで、周波数資源は、伝送帯域幅の変動に応じて、伝送帯域幅内の周波数帯域に均等に分配される。
(装置特許請求項1の直接侵害)
- 無線通信機器同一の[システム帯域幅]の両端に割り当てられた制御チャンネルと、その制御チャンネル間の伝送帯域幅、または周波数ホッピングを使用した狭帯域の 周波数ホッピングによる狭帯域の基準信号を送信する無線通信装置であって、基準信号を周波数資源に割り当てるように構成された割当ユニットと、割り当てられた基準信号を送信するように構成された送信ユニットとを備え、割当ユニットは、割り当てられた基準信号ごとに異なる周波数資源に基準信号を割り当てるように構成されていることを特徴とする。
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- 基準信号が所定のシステム帯域幅における送信帯域幅で送信され、制御チャネルがその送信帯域幅の両端に割り当てられるように構成できる無線通信方法を実施するのに適した装置、または低帯域幅の基準信号が周波数ホッピング方式で送信される装置。
これらを、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、オランダ王国、スウェーデン王国において、提供および/または販売すること。
その無線通信方法は、以下の手順を含む。
参照信号を周波数リソースに割り当てること、および割り当てられた参照信号を送信すること。これにより、送信帯域幅が所定のシステム帯域幅内で変動し、参照信号は各々、送信帯域幅の変動に関係なく不変の狭帯域幅を有し、送信帯域幅の変動に応じて、周波数リソースが送信帯域幅内で均等に分配される。
(方法特許第13号の間接侵害)上記の装置には、特にOPPO Find X5 Proなどの4G対応スマートフォンや、4G対応スマートウォッチなどが含まれる。
第1項および/または第2項の命令に違反した場合、被告はそれぞれ1,000ユーロの罰金を支払うものとする。
- 基準信号が所定のシステム帯域幅における送信帯域幅で送信され、制御チャネルがその送信帯域幅の両端に割り当てられるように構成できる無線通信方法を実施するのに適した装置、または低帯域幅の基準信号が周波数ホッピング方式で送信される装置。
III. 被告らは次のことを自己負担で命じられる:
-
- 第II項に挙げられた製品を流通経路から回収すること;
- 第II項に挙げられた製品を流通経路から最終的に撤去すること;
- 第II項に挙げられた製品を破棄すること;
IV. 被告は、原告に対し、特許侵害製品について、2014年12月17日以降、暦年の各月ごとに、コンピュータで評価可能な電子形式の構造化されたリストで、第II項に挙げられた製品に関する以下の情報を提供するよう命じられる。
a) 第II項に挙げられた製品の原産地および流通経路
b) 第II項に挙げられた製品の納入、受領、または注文された数量および、それらの製品に対して支払われた価格
c) 第II項に挙げられた製品の流通に関与したすべての第三者の身元
- 原告に対し、IV.1に従って提供された情報の裏付けとなる帳簿を開示し、さらに、コンピュータで分析可能な電子形式で、暦年の各月および特許侵害製品ごとに以下の書類を提供し、実現した利益に関する情報を提供すること。
(a) 販売されたすべての製品またはその他の方法で処分された製品について、個々の配送に関する請求書、または請求書が入手できない場合は納品書。この納品書は、提供された商品および型式ごとの数量、期間、価格、ならびに販売されたまたは他の方法で処分された製品に関する商業上の受取人の氏名および住所を明記して、各配送を分類するものである。
(b) 実施された広告の証拠、およびこれらの広告活動に関する証拠。これらは、広告媒体、その配布、配布期間、配布地域ごとに実施された広告を分類するものである。
(c) 費用に関する証拠。これらは、個々の費用要因および得られた利益ごとに費用を分類するものである。
(d) 請求書、または入手できない場合は納品書、および被告が利益を算出する際に依拠した、発生したすべての費用に関する対応する精算書。
その正確性は、原告が指名した宣誓監査人によって被告の費用負担で検証および確認される。その際、監査人は、前述の情報に加えて、原告に対して守秘義務を負う。
V. 被告らは、第II項に従ってなされた行為により、2014年12月17日以降パナソニック・インテレクチュアル・プロパティ・コーポレーション・オブ・アメリカが被った損害および、2016年7月29日以降原告が被った損害、ならびに将来生じる損害について、連帯債務者として賠償する義務を負うことが確認される。
VI.被告らは連帯債務者として原告にEUR 250,000.00の仮損害賠償金を支払うよう命じられる。
VII. その他については、侵害訴訟は却下される。
B. 特許無効の反訴は却下される。
C. FRAND抗弁は却下される。
D. 被告は訴訟費用を負担する。
E. 紛争の金額は[…]ユーロと設定される。
F. 命令は次の条件が整った後に強制執行可能となる。
A.II.1、A.II.2、A.III.(省略/回収/除去/廃棄)に関して
・原告が被告の利益のために、[…]の金額の保証金という形で担保を提供するか、または欧州連合加盟国の領域内で業務を行うことが認められた信用機関からの書面による取り消し不能、無条件、無期限の[…]に関する保証を提供した後。
・原告が裁判所に、どの部分の命令を執行する意図があるかを通知し、かつ、執行が行われる加盟国の公用語への命令の認証済み翻訳を提出した後、さらに、その通知と(各々の)認証済み翻訳が被告に送達された後。