取扱案件・裁判例

化学分野：　欧州の化学品メーカー（特許権者・原告）を代理して、日本のメーカー（被告）に対して、歯科用補修材に関する特許侵害訴訟を提起。被告が提起した無効審判及び審決取消訴訟においても特許権者を代理した。無効審判及び審決取消訴訟では特許権の有効性が認められたが、侵害訴訟においては、構成要件の一つが充足されないとして侵害は認定されなかった。

電気通信分野：　依頼者はLTEネットワークおけるコントロールチャンネルの割当に関する特許を日本及び主要国で保有する。この特許は標準必須特許(SEP)とはされていないが、ほとんどの電気通信会社はこの特許技術またはそれに類する技術をLTEネットワークおけるコントロールチャンネルの割当に関して採用していると言われている。ある電気通信会社がこの特許の無効審判を請求し、特許庁が特許を無効としたので、知財高裁に審決取消訴訟を提起した。争点は無効審判手続においてなした請求項の訂正が認められるか否か。知財高裁は審決取消を認めなかった。

機械分野：　日本の半導体製造会社の関連会社（特許権者・原告）を代理して、半導体チップの製造に使用する機械の構造に関する特許権に基づいて、競合他社に対して特許侵害品である機械の販売の差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。被告製品が原告特許の構成要件を充足することはほぼ争いがなく、争点は原告特許に無効理由があるか否かであった。被告は無効審判を請求したが棄却されたので、審決取消訴訟を提起した。被告は、無効審判とは異なり、本訴においては被告自身の公然実施による特許無効を主張した。被告が特許の有効性と特許侵害を認める実質原告勝訴の内容による裁判上の和解によって解決した。

ソフトウエア：　依頼者はスマートフォンのアプリを開発している会社であり、韓国企業がその保有するスマートフォンのアプリに関する特許3件に基づいて提起した侵害訴訟及び仮処分事件について弊所が代理した。また、弊所は、依頼者を代理して当該特許について無効審判を請求している。仮処分事件のうち一件について裁判所は、特許成立後になされた訂正について訂正要件違反として特許を無効とし、仮処分申立を却下したので、原告は他の仮処分事件を取り下げた。侵害訴訟については、被告が無効審判を取り下げるのと引き換えに原告が非侵害を認める内容で和解が成立した。

化粧品分野：　不正競争防止法の案件として以下に紹介する案件の関連案件。日本の個人（特許権者・原告）が欧州の化粧品会社（被告）に対して提起した化粧品容器の構造に関する特許権侵害訴訟において被告を代理し、かつ欧州の化粧品会社を代理して無効審判・審決取消訴訟を提起した。争点は原告の先使用権の成否及び冒認出願による特許無効。特許権を無効とすることはできなかったが、被告の先使用権が認められて特許権侵害は否定され原告の請求は棄却された。

不正競争防止法（虚偽の風説の流布）：欧州の化粧品会社（原告）を代理して、同社が化粧品容器の構造に関する特許権を侵害しているという虚偽の風説を流布する日本の小企業（特許権者・被告）に対して、特許権侵害の不存在確認訴訟、不正競争防止法に基づく虚偽の風説の流布の差止及び損害賠償請求訴訟、及び無効審判・審決取消訴訟を提起した。特許権を無効とすることはできなかったが、原告の先使用権が認められて、特許権侵害が存在しないことが確認され、かつ差止請求と損害賠償請求が認められた。

均等論及び特許無効による権利濫用：　依頼者は屋根材の製造販売を行う業者であり、屋根板の構造に関する特許権の侵害で訴えを起こされた。依頼者は文言侵害を否認したが、原告は均等論の適用を主張した。依頼者は、さらに特許の無効を理由とする権利濫用の抗弁を主張した（本件は、キルビー事件最高裁判決の後であるが、特許法104条の3制定前の事件である）。裁判所は、明らかに無効理由が存在すると判示し、かつ均等論の適用を否定して、原告の請求を棄却した。

職務発明：　依頼者は日本の半導体製造会社の関連会社（被告）であり、依頼者の従業員であった原告は，その在職中にした職務発明つき，特許法35条3項（平成16年法律第79号による改正前）に基づいて，特許を受ける権利を使用者である被告に承継したことに対する「相当な対価」の支払を求めた。争点は原告の貢献度。裁判所は原告の請求額のうち約5%のみを認めた。

2006年～ 2009年　最高裁判所司法研修所教官（民事弁護）

1993年～ 1996年　最高裁判所司法研修所所付弁護士（民事弁護）

「冒認出願による特許を受ける権利の侵害（パップ剤事件　東京高判平13.3.15）」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』発明協会2002年

「New Employee Invention Regulation in Japan after 2016 Amendments」 (Newsletter August of Preu Bohlig & Partner) February 2017

「特許権と職務発明制度－社内規程の整備に向けて」（湘南ヘルスイノベーションパーク）2018年12月

「日本における最近の重要な知財関連判決の概要」（日欧政策セミナー『日欧の知的財産および個人データ保護法における最近の動向』、日欧産業協力センター）2018年

「日本企業が米国企業と英文ライセンス契約を締結する際に留意すべき点（日本法、米国法における、Infringement、Intellectual Property条項を中心に）」（医薬品企業法務研究会国際問題研究部会） 2017年12月

「Patent Infringement Litigation in Japan」」(日独産業協会「Intellectual Property in Japan」) 2017年10月

「Patent Infringement Litigation in Japan」（Preu Bohlig & Partner との共同セミナー「Current Development in Intellectual Property in Japan and Germany」） 2017年10月

• 欧州や日本の企業を代理して、同社の製品の形態を模倣した製品を販売する日本の企業に対し、不正競争防止法に基づく製品の販売差止等を求める訴訟を担当。
• 欧州の企業を代理して、同社の製品の一部を加工した製品を販売する日本の企業に対し、商標権侵害に基づく製品の販売差止、廃棄等を求める訴訟を担当。
• 欧州の企業を代理して、同社の保有する商標権と同一又は類似する標章を店舗名等に使用する日本の企業に対し、商標法又は不正競争防止法に基づき、当該標章の使用差止等を求める訴訟を提起。
• 欧州の企業を代理して、同企業が日本での使用を検討している商品名について、当該商品の分野において同一の商標権を保有する商標権者と交渉し、ライセンス契約を締結。
• 欧州の画家（個人）を代理して、同人のイラストを使用する製品を販売する日本の企業と交渉し、著作物の使用にかかるライセンス契約（更改）を締結。

『商標の法律相談 Ⅰ』（青林書院、著者：木村育代（共著））2017年9月

「商標ライセンス契約入門」（日本弁理士会関東支部研修会）2016年

「近年の知財判例概観（商標法）」（日弁連ライブ実務研修　知的財産に関する研修会2016）2016年

平成１９年（ネ）１００３４号特許侵害差止請求控訴事件（平成１９年９月１０日）

平成２１年（行ケ）１０１７０号審決取消請求事件（平成２２年５月１０日）

「医薬品モダリティの特許戦略と技術開発動向」（株式会社技術情報協会、P549-P555、共著：森田拓他）2019年5月31日

「4      製薬企業におけるグローバル事業展開と知財管理」（「知財研フォーラム　2015　 Spring　Vol.101　特集：日本企業の海外ビジネス展開と知財戦略・知財交渉 ― それらの課題と対応―」、P４－７、知的財産研究所）2015年

「中国・台湾知財セミナー～パテントリンケージ制度など医薬品特許に関するおさえておきたい基礎から最新IP情報をお伝えします～」（株式会社情報機構）2018年8月

“Employee Inventions in Germany and Japan” (欧産業協力センター) 2016年

• 大手精密機器メーカーの知的財産部に社内弁理士として在籍していたとき、弁理士資格を用いて、当該大手精密機器メーカーの特許出願であって、異議申立てにより取消決定された特許出願３件について、審決取消訴訟を担当した。準備書面などすべて自ら作成し、３件のうち１件について、請求認容判決を得た。
• 成形装置メーカーの特許の無効審判（被告）を代理した。答弁書などすべて自ら作成し、請求棄却審決を得た。
• 車両用機器メーカーの２件の特許の無効審判（被告）を代理した。答弁書などすべて自ら作成し、２件ともに請求棄却審決を得た。

• 欧州の機械部品製造会社（当所が代理）と、同社がバルブの構造に関する特許権を侵害していると主張する日本の企業（特許権者）との係争案件。
• 欧州のスポーツ用品製造会社（当所が代理）と、同社がスノーボードのビンディングの構造に関する特許権を侵害していると主張する日本の企業（特許権者）との係争案件。
• 欧州の機械部品製造会社（特許権者、当所が代理）と、同社が保有するトルクコンバータの構造に関する特許権は無効であると主張する欧州の企業との係争案件。
• 欧州のマルチツール製造会社（特許権者、当所が代理）と、同社が保有するマルチツールの構造に関する特許権を侵害する日本の企業との係争案件。

審決取消訴訟８件、特許権侵害訴訟２件、ライセンス交渉４件

・欧州の自動車部品・電動工具メーカー（特許権者）を代理し、特許権侵害訴訟の書面作成とライセンス契約交渉の補佐とを並行して担当。特許権侵害訴訟で勝訴の見込みがないことを相手方（日本大手電機メーカー）に承服させ、ライセンス契約締結を成功に導いた。

・欧州の自動車部品・電動工具メーカー、電子機器メーカー、カナダの通信機器メーカーを代理し、審決取消訴訟を数件担当。

• 『知的財産権の基礎知識１』（産業能率大学通信講座テキスト、共著　２００６年）

• 「Section 11 IT企業業務と商標」（『ＩＴ知財と法務―ビジネスモデル＆コンプライアンスプログラムの構築―』、日刊工業新聞、著書：前川砂織（共著））2004年８月
• 「商標の棚卸し」（日本商標協会(JTA)）2019年７月10日

平成 18年 (行ケ)第 10094号　審決取消請求事件

平成 20年 (行ケ) 第10367号　審決取消請求事件

無効2010-800149

無効2013-800073

異議申立案件多数