GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ (LITIGATION / ENFORCEMENT)

Gewerblicher Rechtsschuzt(Litigation/Enforcement)

In IP-Verletzungsprozessen, insbesondere in Patentverletzungsprozessen, ist es üblich, dass die Argumentation zur Nichtigkeit des Patents eingereicht wird, gleichzeitig leitet der Beklagte jedoch auch ein Nichtigkeitsverfahren beim Japanischen Patentamt ein, dessen Berufungsverfahren beim IP High Court stattfindet.  Daher ist ein Team von Spezialisten erforderlich, die nicht nur in Zivilverfahren vor Gericht, sondern auch in Nichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem IP High Court spezialisiert sind.  Sonderhoff & Einsel verfügt über starke Teams für IP-Gerichtsverfahren, die sowohl aus Patentanwälten als auch aus Rechtsanwälten bestehen, in denen die hohe Expertise von Patentanwälten in ihren Fachgebieten und Patenterteilungsverfahren sowie die hervorragende Expertise von Rechtsanwälten in IP-Verletzungsprozessen und Nichtigkeitsverfahren integriert sind.

TEAM MEMBER

AAL-Suzuki

Hidehiko Suzuki

Partner

 

Japanische Patentanwaltskammer (1989)

Juristische Fachgebiete

Patentverletzungsprozesse, Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem IP High Court

Repräsentative Fälle

  • Vertretung eines europäischen Kosmetikunternehmens (Kläger) in einem Rechtsstreit um Feststellung der Nichtverletzung des Patents, Unterlassung falscher Unterlassungserklärungen, Schadenersatz sowie in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem IP High Court gegen ein japanisches Kleinunternehmen (Patentinhaber/Angeklagter), das behauptet, dass das europäische Kosmetikunternehmen sein Patent für einen Kosmetikbehälter verletze (das Gericht hat die Nichtigkeit des Patents nicht anerkannt, sondern die Nichtverletzung erklärt und die Zahlung von Schadenersatz angeordnet).
  • Vertretung eines europäischen Kosmetikunternehmens (Beklagter) in einem von einer japanischen Person (Patentinhaber/Kläger) auf der Grundlage ihres Patents für einen Kosmetikbehälter eingereichten Patentverletzungsprozess sowie in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum gegen diese japanische Person (das Gericht hat weder die Nichtigkeit des Patents noch die Verletzung anerkannt und die Forderung des Klägers zurückgewiesen).
  • Vertretung eines europäischen Herstellers chemischer Produkte (Patentinhaber/Kläger) in Patentverletzungsverfahren gegen einen japanischen Hersteller (Beklagter) bezüglich Zahnrestaurationsmaterial und von dem Beklagten eingereichten Patentnichtigkeitsverfahren (das Gericht hat die Gültigkeit des Patents bestätigt, die Verletzung aber nicht anerkannt).
  • Vertretung der Tochtergesellschaft eines japanischen Halbleiterherstellers (Patentinhaber/Kläger) in einem Patentverletzungsprozess, in dem es um die Unterlassung von Maschinenverkäufen und Schadenersatz gegen einen konkurrierenden Hersteller (Beklagter) für eine Maschine zur Herstellung von Halbleiterchips ging (Vergleichsvereinbarung wurde vor Gericht erzielt).

Publikationen und Vorträge

2006 – 2009 Supreme Court, Legal Training and Research Institute of Japan Professor (Civil Procedures)

1993 – 1996 Supreme Court, Legal Training and Research Institute of Japan, Assistant Professor (Civil Procedures)

AAL-Matsunaga-S

Shogo Matsunaga

Partner

 

Japanische Patentanwaltskammer (2008)

Repräsentative Fälle

Publikationen und Vorträge

AAL-Sakai-K

Kengo Sakai

Partner

 

Japanische Patentanwaltskammer (2011)

Juristische Fachgebiete

Patentverletzungsstreitigkeiten, Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen

Repräsentative Fälle

  • Vertretung einer koreanischen Entwicklungs- und Vertriebsfirma von Smartphone-Apps (Beklagte) in einem Patentverletzungsprozess und mehreren einstweiligen Verfügungsverfahren, die von einer koreanischen Firma (Patentinhaberin/Klägerin) auf der Grundlage ihrer Software-Patente eingereicht wurden sowie als Vertreter in einem Patentnichtigkeitsverfahren vor dem japanischen Patentamt gegen die Klägerin (das Gericht stellte in einem Fall fest, dass Patente nicht verletzt wurden woraufhin der Kläger alle weiteren Klagen bzw. Anträge zurücknahm).
  • Vertretung eines europäischen Kosmetikunternehmens (Klägerin) in einem Rechtsstreit, in dem ein Feststellungsurteil über die Nichtverletzung eines Patents, eine Unterlassungsanordnung wegen rechtswidriger Unterlassungserklärungen sowie Schadenersatz gefordert wurde. Außerdem vertrat er das Kosmetikunternehmen in einem Patentnichtigkeitsverfahren vor dem japanischen Patentamt und dem Obersten Gericht für geistiges Eigentum gegen ein kleines japanisches Unternehmen (Patentinhaberin/Beklagte), das behauptete, das europäische Kosmetikunternehmen verletze ihr Patent eines Kosmetikbehälters (zwar erkannte das Gericht die Nichtigkeit des Patents nicht an, erklärte aber die Nichtverletzung und ordnete die Zahlung von Schadensersatz an).

Publikationen und Vorträge

  • „Die neuen Regelungen zu Arbeitnehmererfindungen in Japan nach den Änderungen von 2016“ (Newsletter August von Preu Bohlig & Partner) Februar 2017
  • Patentrechte und Vorschriften der Arbeitnehmererfindungen: Hin zu einer Anpassung der innerbetrieblichen Regeln in Bezug auf Patentrechte, (Shonan Health Innovation Park) Dezember, 2018
  • Die wichtigsten jüngsten Urteile zum gewerblichen Rechtsschutz in Japan: ein Überblick“ (Japan/Europa-Politik-Seminar „Aktuelle Trends im japanischen/europäischen Recht des geistigen Eigentums und des Schutzes personenbezogener Daten“, EU-Japan-Zentrum für industrielle Zusammenarbeit), 2018
  • “Lizenzvertraege mit Firmen in den USA – mit dem Focus, worauf japanische Unternehmen beim Abschluss eines solchen Vertrages bezueglich der Bestimmungen von Vertragsverletzungen und gewerblichem Rechtschutz achten sollen, unter Beruecksichtigung von japanischem und amerikanischem Recht.“ ( Arbeitskreis für Internationale Probleme der Japan Pharmaceutical Industry Legal Affairs Association) Dezember 2017
  • “Patent Infringement Litigation in Japan“ (Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis, “Gewerblicher Rechtsschutz in Japan”) 10. Oktober 2017
  • “Patent Infringement Litigation in Japan” (Seminar mit Preu Bohlig & Partner, “Aktuelle Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz in Japan und Deutschland”) 5. Oktober 2017
AAL-Kimura-Y

Yasuyo Kimura

Counsel

 

Japanische Patentanwaltskammer (2003)

Juristische Fachgebiete

 

Verletzungsklagen (Marken, unlauterer Wettbewerb), Verfahren zur Ungültigkeitserklärung von Gerichtsentscheidungen/Widerrufsklagen, Vorbereitung von Lizenzverträgen und Vertretung bei deren Verhandlung

Repräsentative Fälle

  • Verantwortlich für wettbewerbsrechtliche Klagen im Namen europäischer und japanischer Unternehmen, in denen japanische Firmen aufgefordert wurden, den Verkauf von Produkten einzustellen, die Kopien der von den vertretenen Unternehmen verkauften Produkte darstellten.
  • Verantwortlich für eine urheberrechtliche Klage im Namen eines europäischen Unternehmens, in der eine japanische Firma aufgefordert wurde, den Verkauf von Produkten, bei denen es sich um leicht abgeänderte Versionen der Produkte des europäischen Unternehmens handelte, zu unterlassen und die streitgegenständlichen Produkte zu vernichten.
  • Vertretung eines europäischen Unternehmens in einem Verfahren, an dem eine japanische Firma beteiligt war, die als Name ihrer Einzelhandelsgeschäfte eine identische oder ähnliche Marke wie die der europäischen Firma verwendete, und leitete eine Klage auf der Grundlage des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts ein, in der die Aussetzung der Verwendung dieses Namens gefordert wurde.
  • Vertretung eines europäischen Unternehmens bezüglich möglicher Produktnamen, die für den Verkauf in Japan in Betracht gezogen wurden, bei Verhandlungen mit einem Urheberrechtsinhaber, der Markenrechte in demselben Bereich besaß.
  • Vertretung eines europäischen Künstlers bei Verhandlungen mit einer japanischen Firma, die Waren mit Illustrationen des Künstlers verkauft hatte sowie Abschluss eines Lizenzvertrags (bzw. dessen Ausweitung) über die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material.

Publikationen und Vorträge

“Legal Consulting for Trademarks I” (Seirin-shoin, Co-Autor) September 2017

„Einführung in die Markenlizenzverträge“ (Workshop der Japanischen Patentanwaltskammer, Kanto Branch) 2016

„Überblick über IP-bezogene Gerichtsverfahren in den letzten Jahren (Markenrecht)“ (IP-bezogener Workshop der japanischen Rechtsanwaltskammer) 2016

PA-Morita-H

Hiroshi Morita

Senior Partner

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 1989

Juristische Fachgebiete

Patentanmeldungen
Gerichts- und Beschwerdeverfahren
Patentanwaltliche Gutachten
Geltendmachung von Schutzrechten

Pharmazeutische Produkte, organische Chemie, pharmazeutische Präparate, Biochemie

Herr Morita besitzt weitreichende Erfahrungen im Bereich von Life-Science, erworben in einem pharmazeutischen Unternehmen. Zur Sicherung der Exklusivität im gewerblichen Schutzrecht hat er weltweite Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen im In- und Ausland vorgenommen. Er hat sich mit Patenterteilungsverfahren, Liaison, Patentstreitigkeiten, Geltendmachung von Schutzrechten für In-licensing, sowie mit generellen Patentstrategien beschäftigt.

Repräsentative Fälle

2007 (Ne) 10034 Patent Infringement Injunction Appeal (September 10, 2007)

2009 (Gyo-ke) Request for Rescission 10170 (May 10, 2010)

Publikationen und Vorträge

„Patentstrategie und Trend in der Entwicklung von Technologien für Arzneimittelmodalitäten“ (Technical Information Institute Co., Ltd., S. 549-555, Co-Autor, 31. Mai 2019)

„4 Globale Expansion und IP Management in der pharmazeutischen Industrie“ („Institute of Intellectual Property Forum, 2015, Frühjahr, Band 101, Sonderbeitrag: „Internationale Geschäftsausweitung japanischer Unternehmen – Fragen und Antworten zu IP-Strategien und IP-Verhandlungen“ S. 4-7, Institut für Geistiges Eigentum) 2015

„Gewerblicher Rechtsschutz in China und Taiwan – Von den Grundlagen bis zu den neuesten IP Information zum Patent-Linkage-System und zu pharmazeutischen Schutzrechten“ (Johokiko Co., Ltd)August 2018

„Arbeitnehmererfindungen in Deutschland und Japan“ (EU-Japan-Zentrum für industrielle Zusammenarbeit) 2016

PA-Maekawa-J

Junichi Maekawa

Partner

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2000

Juristische Fachgebiete

Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und Rechtsstreitigkeiten zur Aufhebung von Prozessentscheidungen vor dem Obergericht für geistiges Eigentum

Repräsentative Fälle

  • Führung eines Rechtsstreits zur Aufhebung der Entscheidung des Obergerichts für geistiges Eigentum bezüglich dreier Patentanmeldungen eines führenden Präzisionsmaschinenherstellers, die in Einsprüchen für nichtig erklärt wurden. Erstellung aller Schriftsätze und Erwirkung eines positiven Urteils in einen Fall.
  • Vertretung eines Beklagten in einem Nichtigkeitsverfahren bezüglich eines Patents eines Herstellers von Formvorrichtungen. Erstellung aller zugehörigen Dokumente einschließlich der schriftlichen Antwort und Erwirkung einer Entscheidung, die die Forderung ablehnt.
  • Vertretung eines Beklagten in zwei Nichtigkeitsverfahren bezüglich eines Patents eines Fahrzeugausrüstungsherstellers. Erstellung aller zugehörigen Dokumente einschließlich der schriftlichen Antwort und Erwirkung einer Entscheidung, die die Forderungen in beiden Fällen ablehnt.
PA-Ninomiya-H

Hiroyasu Ninomiya

Partner

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2004

Juristische Fachgebiete

Patent- Gebrauchsmusteranmeldungen, Gutachten, Geltendmachung von Schutzrechten, Gerichts- und Beschwerdeverfahren

Repräsentative Fälle

  • Gemeinsame Patentverletzungsklage vor dem Bezirksgericht Tokio als Assistent des Klägers, einem deutschen Elektrogerätehersteller
  • Gemeinsame Patentverletzungsklage vor dem Bezirksgericht Tokio als Assistent des Klägers, einem japanischen Elektrogerätehersteller
  • Vertretung mehrerer deutscher Antragsteller in Klagen auf Aufhebung von Beschwerdeentscheidungen
  • Vertretung eines deutschen Patentinhabers in einer Klage auf Aufhebung eines Nichtigkeitsurteils

 

PA-Ueshima-R

Rui Ueshima

Partner

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2009

Juristische Fachgebiete

Patentverletzungsstreitigkeiten, Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt und dem Obergericht für geistiges Eigentum

Repräsentative Fälle

  • Bereitstellung von Fachwissen in einem Rechtsstreit zwischen einem europäischen Maschinenteilhersteller (vertreten durch Sonderhoff & Einsel) und einem japanischen Unternehmen (Patentinhaber), das behauptete, der Hersteller verletze Patentrechte in Bezug auf eine Ventilstruktur.
  • Beilegung eines Rechtsstreits zwischen einem europäischen Sportartikelhersteller (vertreten durch Sonderhoff & Einsel) und einem japanischen Unternehmen (Patentinhaber), das behauptete, der Hersteller verletze Patentrechte im Zusammenhang mit der Struktur einer Snowboardbindung.
  • Behebung eines Streites zwischen einem europäischen Maschinenteilehersteller (Patentinhaber, vertreten durch Sonderhoff & Einsel) und einem europäischen Unternehmen (Patentinhaber), das behauptete, dass seine Patentrechte bezüglich der Struktur eines Drehmomentwandlers ungültig seien.
  • Bearbeitung eines Rechtsstreits zwischen einem europäischen Multiwerkzeughersteller (Patentinhaber, vertreten durch Sonderhoff & Einsel) und einem japanischen Unternehmen, das die Patentrechte an der Multiwerkzeugstruktur des Herstellers verletzt hat.
PA-Nagashima-H

Hideo Nagashima

 

Japanische Patentanwaltskammer (2004)

Juristische Fachgebiete

Beschwerden, Klagen gegen Beschwerdeentscheidungen

PA-Kuno-T

Takuya Kuno   

 

Japanische Patentanwaltskammer (1990)

Klagen gegen Beschwerdeentscheidungen, Patentverletzungsprozesse, Lizenzverhandlungen

Repräsentative Fälle

8 Klagen gegen Beschwerdeentscheidungen, 2 Patentverletzungsprozesse, 4 Lizenzverhandlungen

PA-Takahashi-Y

Yoshihiro Takahashi

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 1998

Juristische Fachgebiete

Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Japanischen Patentamt, Klagen gegen Beschwerdeentscheidungen vor dem Obergericht für geistiges Eigentum und Patentverletzungsstreitigkeiten

Repräsentative Fälle

-Vertretung eines europäischen Automobil-/Elektrowerkzeugherstellers (Patentinhaber) in einem Rechtsstreit über Patentverletzungen und Unterstützung bei Lizenzverhandlungen. Diese Unterstützung führte zu einem erfolgreichen Abschluss eines Lizenzvertrages, nachdem ein Lizenznehmer (ein großer japanischer Elektronikhersteller) davon überzeugt werden konnte, dass er sich in einem Patentverletzungsprozess nicht durchsetzen würde.

-Vertretung eines europäischen Automobil-/Elektrowerkzeugherstellers, eines europäischen Elektronikherstellers und eines kanadischen Entwicklers von Kommunikationsausrüstung in mehreren Klagen gegen Beschwerdeentscheidungen vor dem Obergericht für geistiges Eigentum.

Publikationen und Vorträge

“Basic knowledge of Intellectual property 1” Textbook für Sanno University Fernstudium (Sanno Institute of Management), Co-Autor, 2006

PA-Maekawa-S

Saori Maekawa

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2001

Zulassung als Qualified IP Litigator in Japan 2006

Juristische Fachgebiete

Markenverletzungsverfahren; Markeneinsprüche, -prozesse und -beschwerden; unlauterer Wettbewerb.

Publikationen und Vorträge

(Publikation) „Teil 11 IT Unternehmen und Marken“ (in „Gewerblicher Rechtsschutz und Gesetze: Geschäftsmodelle und Compliance-Programme“, Nikkan Kogyo Shimbun, Co-Autor), August 2004

(Vortrag) „Markeninventur“ (Japan Trademark Association (JTA)) 10. Juli 2019

PA-Ohta-A

Akinori Ohta

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2003

Juristische Fachgebiete

Herr Ohta verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in der weltweiten Patentanmeldung und -verfolgung, Patentrecherchen, Erstellung von Gutachten und Beratung bezüglich der IP-Strategie von Unternehmen im Bereich Chemie. Seine Spezialgebiete sind Chemieingenieurwesen, Polymerchemie, organische Chemie und Elektrochemie.

 

Repräsentative Fälle

Litigation case No. 2006 (Gyo-ke) 10094

Litigation case No. 2008 (Gyo-ke) 10367

Invalidation trial No. 2010-800149

Invalidation trial No. 2013-800073

Zahlreiche Gutachten

Publikationen und Vorträge

PA-Otani-R

Reiko Otani

 

Zulassung bei der Japanischen Patentanwaltskammer 2010

Juristische Fachgebiete

Halbleiter, Schaltungen und Kommunikationsvorrichtungen

Repräsentative Fälle

Als Patentanwaltsassistentin Vertretung eines koreanischen IT-Ventures in drei vorläufigen Verfügungen. Diese drei Verfahren endeten durch Rückzug der Forderungen.

Vertretung desselben koreanischen IT-Ventures in einem Patentverletzungsprozess.