Newsletter (April 2023) │  IP Practice

Aussetzung der Prüfung einer Teilanmeldung während der Überprüfung der Stammanmeldung

Mit Wirkung vom 1. April 2023 hat das Japanische Patentamt (JPA) eine neue Praxis eingeführt, wonach die Prüfung bestimmter Teilanmeldungen ausgesetzt wird, die mit oder nach der Beschwerde in der Stammanmeldung eingereicht werden. Diese Änderung zielt darauf ab, den Anmeldern effizientere und effektivere Anmeldestrategien zu bieten.

1. Überblick

Seit dem 1. April 2023 wendet das JPA Par. 54(1) des Patentgesetzes an, um die Prüfung zulässiger Teilanmeldungen auf Antrag der Anmelderin so lange auszusetzen, bis ein erstinstanzlicher Prüfer in der Nachprüfungsphase ein Patent erteilt hat oder das Ergebnis der Beschwerde in der Stammanmeldung feststeht.

2. Zulässige Anmeldungen

Zulässig sind Teilanmeldungen, für die am oder nach dem 1. April 2023 Prüfungsantrag gestellt wurde und die alle der folgenden Kriterien erfüllen:

(1) Die Teilanmeldung wurde nach der Ausgabe des Zurückweisungsbeschlusses der Stammanmeldung eingereicht,

(2) Die Stammanmeldung befindet sich im Beschwerdeverfahren (einschließlich der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer) gegen den Zurückweisungsbeschluss, und

(3) Es ist vorteilhaft, das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens (oder der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer) abzuwarten.

3. Antragstellung

Um die Aussetzung der Prüfung der Teilanmeldung zu beantragen, muss die Anmelderin innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Datum der Stellung des Prüfungsantrags für die in Frage kommende Teilanmeldung einen Antrag auf Anwendung von Par. 54(1) des Patentgesetzes stellen und die entsprechenden Informationen über ein spezielles Online-Formular übermitteln.

4. Wirkung

Nachdem das JPA festgestellt hat, ob die Teilanmeldung für diese Praxis in Frage kommt, benachrichtigt es die Anmelderin per E-Mail und erstellt ein Bearbeitungsdokument. Wenn die Teilanmeldung als zulässig erachtet wird, wird die Prüfung für bis zu drei Monate nachdem eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist, ausgesetzt:

(1) Der Anmelderin wird eine Kopie des Erteilungsbeschlusses als Ergebnis der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer zugestellt,

(2) Der Anmelderin wird eine Kopie der ersten Entscheidung über die Beschwerde zugestellt, oder

(3) Die Beschwerde wird zurückgezogen oder zurückgewiesen.

Nach Ablauf der Aussetzungsfrist wird die Prüfung in der üblichen Reihenfolge fortgesetzt. Auch während der Aussetzung kann die Anmelderin die Unterlagen der Teilanmeldung auf der Grundlage von Artikel 17(2) des Patentgesetzes ändern.

5. Unsere Empfehlung

Bei wichtigen Anmeldungen empfehlen wir dringend, diese neue Praxis anzuwenden, wenn die Anmelderin einen Zurückweisungsbeschluss erhält und beschließt, eine Beschwerde einzulegen. Unserer Ansicht nach ist diese neue Praxis sehr nützlich, da sie die Nutzung von Teilanmeldungen als Rückfallposition weiter verbessert. Beispielsweise kann die Anmelderin selbst nach Erhalt der Beschwerdeentscheidung oder nach Erhalt des Erteilungsbeschlusses als Ergebnis der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer eine Frist von mindestens drei Monaten erhalten, um die Teilanmeldung unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beschwerde zu ändern und zu versuchen, weitere Schutzrechte für patentfähige Erfindungen zu erlangen, die im Erteilungsverfahren der Stammanmeldung vernachlässigt wurden.