März 2016

Verlängerung von Patentlaufzeiten: Änderung der Prüfungsrichtlinien des JPO

Par. 67 (2) PatG: Laufzeitverlängerung für zulassungspflichtige Erfindungen 

 

In Übereinstimmung mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofes in Japan (Urteil des dritten kleinen Senats des Obersten Gerichtshofes vom 17. November 2015 (Nr. (Gyo-Hi) 356/2014)) wurden die japanischen Prüfungsrichtlinien betreffend die Verlängerung der Patentlaufzeit geändert. Das Japanische Patentamt (JPO) führt die Prüfungen auf Basis der geänderten Prüfungsrichtlinien seit Ende April 2016 durch.

 

Gemäß Par. 67 (2) PatG kann die Patentlaufzeit per Antrag um einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren verlängert werden, wenn die patentierte Erfindung für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt werden konnte, z.B. wenn Zulassungen oder sonstige Verfügungen[1] aufgrund der Kabinettsverordnung gemäß Par. 67(2) erforderlich sind.

 

Gemäß Par. 67ter(1)(i) PatG sollte der Prüfer den Antrag auf Verlängerung der Patentlaufzeit mit der Begründung zurückweisen, dass die Verfügung aufgrund der Kabinettsverordnung gemäß Par. 67 (2) für die Benutzung der patentierten Erfindung als nicht erforderlich angesehen wird.

 

In einem Fall, in dem bereits eine ältere Verfügung vorliegt und ein Antrag auf Verlängerung basierend auf einer weiteren Verfügung (aktuelle Verfügung) gestellt wird, ergeht gemäß den vorherigen Prüfungsrichtlinien nach Par. 67ter(1)(i) PatG eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen, wenn der Umfang der aktuellen Verfügung bereits im Umfang der älteren Verfügung benutzbar war. Der Umfang wird durch jene Merkmale des pharmazeutischen Produkts bzw. der Agrochemikalie, welche den Merkmalen der erteilten Ansprüche entsprechen, sowie durch die Verwendung des pharmazeutischen Produkts bzw. der Agrochemikalie (auch wenn die in Frage stehende Verwendung nicht einen Teil des erteilten Schutzumfangs darstellt) definiert.

 

Im Folgenden ein Beispiel für einen Antrag auf Verlängerung der Patentlaufzeit eines phar-mazeutischen Produktes, der gemäß den vorherigen Prüfungsrichtlinien zurückgewiesen wird:

DE_example_dosage

Da der Wirkstoff und die Verwendung (Merkmale der erteilten Ansprüche) der älteren Verfügung und der aktuellen Verfügung gleich sind, wird der Antrag auf Verlängerung der Patentlaufzeit in Bezug auf die aktuelle Verfügung zurückgewiesen, obwohl die beiden Verfügungen unterschiedliche Dosierungen/Anwendungen betreffen.

 

Urteil des Obersten Gerichtshofes 

Im Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 15. November 2015 hat der Gerichtshof eine ältere Verfügung und eine aktuelle Verfügung zu einem einzigen Patent verglichen und entschieden, dass der Vergleich nicht mehr für die Merkmale der erteilten Ansprüche, sondern für die „Prüfungsgegenstände unmittelbar bezogen auf die substantielle Identität“ der pharmazeutischen Produkte bzw. Agrochemikalien entsprechend der Art der patentierten Erfindung durchgeführt werden sollte.

 

Prüfungsrichtlinien

Dem Urteil des Obersten Gerichtshof folgend erklären die geänderten Prüfungsrichtlinien: Wenn die Herstellung und der Verkauf des pharmazeutischen Produkts bzw. die Herstellung oder Einfuhr der Agrochemikalie einer älteren Verfügung die Herstellung und den Verkauf des pharmazeutischen Produkts bzw. die Herstellung oder Einfuhr der Agrochemikalie der aktuellen Verfügung umfassen, liegt ein Zurückweisungsgrund gegen den auf der aktuellen Verfügung basierenden Antrag auf Verlängerung der Patentlaufzeit vor. Ob die Herstellung und der Verkauf des pharmazeutischen Produkts bzw. die Herstellung oder Einfuhr der Agrochemikalie einer älteren Verfügung die Herstellung und den Verkauf des pharmazeutischen Produkts bzw. die Herstellung oder Einfuhr der Agrochemikalie der aktuellen Verfügung umfassen, wird durch den Vergleich der „Prüfungsgegenstände unmittelbar bezogen auf die substantielle Identität“ des pharmazeutischen Produkts bzw. der Agrochemikalie der beiden Verfügungen bestimmt.

 

Beispiel in den Richtlinien zum „Prüfungsgegenstand unmitelbar bezogen auf die substantielle Identität“ 

Die geänderten Prüfungsrichtlinien enthalten sowohl die folgenden Beispiele mit bestimmten Verfügungen als auch die „Prüfungsgegenstände unmittelbar bezogen auf die substantielle Identität“ entsprechend der Art der patentierten Erfindung (siehe rote Umrahmung):

DE_cabinet_order

Für das oben genannte Beispiel mit unterschiedlicher Dosierung/Anwendung in der älteren und der aktuellen Verfügung (Steigerung auf 5 mg pro Einnahme) bedeutet dies, dass gemäß den geänderten Prüfungsrichtlinien ein Unterschied im Prüfungsgegenstand „Dosierung/Anwendung“ vorliegt, und deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag auf Verlängerung zurückgewiesen wird, sehr gering ist. Gemäß den geänderten Prüfungsrichtlinien ist es auch möglich, solche in den Verfügungen vorhandenen Unterschiede in den Antragsunterlagen  durch Angabe des Unterschiedes in der Dosierung/Anwendung darzulegen.

[1] Eine Verfügung wird durch Kabinettsverordnung wie folgt festgelegt:
(i) Eintragung von Agrochemikalien auf Basis der Bestimmung des Gesetzes über die Regelung von Agrochemikalien; und
(ii) Zulassung und Registrierung pharmazeutischer Produkte, pharmazeutischer Produkte für in vitro Diagnosen, Produkte für Regenerationsmedizin u. dgl. auf Basis der Bestimmung des Gesetzes über pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte

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Sonderhoff & Einsel News Update – März 2016

Mit der vorliegenden Ausgabe des Sonderhoff & Einsel News Updates möchten wir Sie über neue Regelungen des Japanischen Patentamts informieren.

Der erste Artikel erläutert die revidierten Prüfungsrichtlinien für Patente und Gebrauchsmuster. In einem weiteren Artikel fassen wir die wichtigsten Neuerungen, wirksam ab 01. April 2016, hinsichtlich der revidierten Gebühren für Patente und Marken zusammen und informieren über die neue Handhabung von Fristverlängerungen.

Die Artikel stehen Ihnen als PDF-Datei zum Download oder in der Infothek auf unserer Website zur Verfügung. Für genauere Informationen zu diesen und anderen Themen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

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Revision der Gebühren für Patente und Marken sowie der Handhabung von Fristverlängerungen

Mit Inkrafttreten des im Jahr 2015 revidierten Patentgesetzes usw. wurden die Gebühren des Japanischen Patentamtes für Patente und Marken am 1. April 2016 (der „Stichtag“) revidiert. Darüber hinaus wurde die Handhabung von Fristverlängerungen zur Bescheidserwiderung für Patent- und Markenanmeldungen geändert.

Im Folgenden erläutern wir die Änderungen im Detail.

 

I. Revidierte Gebühren

1. Patente

i) Einreichung einer Patentanmeldung

Einreichung einer Patentanmeldung

 

(ii) Eintragungs- und Jahresgebühren

a) für Patente, für die der Prüfungsantrag am oder nach dem 1. April 2004 gestellt wurde

Eintragungs- und Jahresgebühren, Tabelle a)

 

b) für Patente, für die der Prüfungsantrag bis zum 31. März 2004 gestellt wurde

Eintragungs- und Jahresgübhren, Tabelle b)

 

2. Marken

Die Amtsgebühren für die Eintragung und Erneuerung von Marken wurden zum 1. April 2016 jeweils um ca. 25% bzw. 20% reduziert.

Eintragungs- und Erneuerungsgebühren für Marken

Eintragungs- und Erneuerungsgebühren für Marken

 

Individualgebühren bei internationalen Marken

Individualgebühren, Intl. Marken

Die vorstehenden Gebührenänderungen finden Anwendung auf Amtsgebühren (bei IR-Marken: 2. Teil der Individualgebühren) für Anmeldungen (ggf. nach Fristverlängerung), Schutzerstreckungsanträge und zeitgerechte Erneuerungsanträge, die am oder nach dem Stichtag (1. April 2016) fällig waren und auch am oder nach dem Stichtag eingezahlt wurden. Soweit also die Einzahlung vor dem Stichtag trotz späterer Fälligkeit erfolgte, mussten die bestehenden Gebührenregelungen angewandt werden. Wenn Sie uns daher vor dem 31. März 2016 zu einer der vorstehenden Maßnahmen angewiesen hatten, haben wir diese aus Kostengründen nach dem Stichtag veranlasst, es sei denn, Sie hatten uns explizit zu einer frühzeitigen Einzahlung angewiesen oder es bestanden sonstige besondere Umstände.

Bei Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

 

II. Verlängerung der Frist für eine Beantwortung einer Mitteilung von Zurückweisungsgründen (Bescheidserwiderung)

1. Patentanmeldungen

(1) Antrag auf eine Fristverlängerung,
der innerhalb der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird

Zuvor wurde auf Antrag eine Verlängerung der Frist um jeweils einem Monat genehmigt, wenn ein Grund vorlag, dass der Amtsbescheid nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beantwortet werden konnte. Nach dem Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes usw. ist folgende Option vorgesehen:

 

<Für Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz und Niederlassung in Japan>

Auf Antrag wird eine Verlängerung der Erwiderungsfrist von zwei Monaten genehmigt und durch einen zweiten Antrag wird eine weitere Verlängerung um einen Monat genehmigt (d.h. Fristverlängerung von maximal drei Monaten). Eine gleichzeitige Einreichung des ersten und zweiten Antrags ist möglich. Eine Begründung für den Antrag ist nicht notwendig.

 

(2) Antrag auf eine Fristverlängerung,
der nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird

Nach Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes usw. wird eine Fristverlängerung auch nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung genehmigt, wenn ein Antrag innerhalb der dafür vorgesehenen Frist (zwei Monate) gestellt wird. Alle Anträge von Anmeldern mit einem Wohnsitz, Sitz oder einer Niederlassung in Japan oder außerhalb Japans zur Verlängerung der Frist für die Bescheidserwiderung werden genehmigt, wobei eine Verlängerung um bis zu zwei Monate ab Ablauf der Frist möglich ist. Eine Begründung für den Antrag ist nicht notwendig. Bei diesem Antrag auf Fristverlängerung sind jedoch höhere Gebühren (JPY 51,000) als beim Antrag auf eine Verlängerung (Gebühr: 2,100 JPY) unter Punkt (1) erforderlich.

 

Diese Fristverlängerung nach Ablauf der Erwiderungsfrist ist jedoch nicht möglich, wenn bereits eine Verlängerung unter Punkt (1) genehmigt wurde oder wenn bereits eine Bescheidserwiderung innerhalb der ursprünglichen Erwiderungsfrist eingereicht wurde.

 

2. Markenanmeldungen

Antrag auf eine Fristverlängerung,
der nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird:

Ähnlich wie bei Patentanmeldungen wurde am oder nach dem Stichtag eine Fristverlängerung auch nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung genehmigt, wenn ein Antrag innerhalb der dafür vorgesehenen Frist (zwei Monate) gestellt wurde (Gebühr = JPY 4,200). Für Details wird auf den obigen Punkt II. 1. (2) verwiesen.

(Für einen Antrag auf eine Verlängerung der Frist zur Beantwortung der Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung in Bezug auf die internationale Markenanmeldung ist ebenfalls der oben genannte Inhalt gültig.)

 

3. Ausnahmen

Die oben genannten Punkte 1. und 2. gelten nur für Anmeldungen, bei denen die Frist für die Bescheidserwiderung (einschließlich der vor dem Stichtag erlassenen Bescheide) am oder nach dem Stichtag abgelaufen ist und eine Verlängerung der Erwiderungsfrist (d.h. in Bezug auf den Punkt 1. (1) für Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in Japan der erste Antrag) am oder nach dem Stichtag beantragt wurde.

Die Revision bezieht sich nicht auf Fristen zur Beantwortung von Mitteilungen von Zurückweisungsgründen, die:

  • nach der Beschwerdeerhebung gegen den Zurückweisungsbeschluss, einschließlich während der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer, ergehen, oder
  • im Rahmen eines Antrags zur Verlängerung der Patentrechtslaufzeit ergehen.
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Feiertage im März 2016

Bitte beachten Sie, dass Montag, der 21.03.2016 in Japan ein nationaler Feiertag ist. Unser Büro bleibt an diesem Tag geschlossen.

Alle gesetzlichen Feiertage für das verbleibende Jahr 2016 finden Sie unter Kontakt.

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